【云德公益】法治体检系列（七）┃知识产权篇章

第五篇 知识产权

第一章 著作权保护的法律风险防范

第一节 职务作品的法律风险防范

1.1 劳动合同中未明确约定具体岗位名称和职责的风险与防范

风险点：公司在与研发人员、技术人员签订劳动合同时，如未具体说明岗位名称及岗位职责，在工作期间按照工作任务完成相关科研课题、产品研发、产品设计或者工程设计图等，容易引起研发人员或者技术人员与公司之间著作权纠纷，不利于公司正常、合理使用职务作品。

防范措施：公司与员工签订劳动合同时，涉及到研发岗位、技术岗位的人员录用时，劳动合同或者劳动合同的补充协议中应具体明确写清楚录用人员的岗位名称及岗位职责，并增加约定在工作期间，因工作任务完成的相关科研课题、产品研发、产品设计或者工程设计图等，著作权属于公司。

1.2 未在相关职务作品上署名作者为公司的风险与防范

风险点：公司研发人员、技术人员按照工作任务完成科研课题、产品研发、产品设计或者工程设计图等，在对外发表、对外使用或者向著作权行政管理部门登记时，职务作品作者署名为员工个人或者员工个人和公司名称，职务作品的权属不明确。

防范措施：公司研发人员、技术人员完成的职务作品，在对外发表、对外使用或者向著作权行政管理部门登记时，职务作品著作权署名应仅为公司，填写公司名称全称，不单独填写或者并列填写具体完成职务作品的研发人员或者技术人员的名字，避免发生研发人员或技术人员等在离职后起诉公司侵犯其职务作品著作权而要求赔偿损失。

1.3 职务作品未向著作权行政管理部门进行登记的风险与防范

风险点：如公司与研发人员或技术人员因职务作品著作权属产生争议，进而诉至法院，在向法院提交资料证明属于职务作品且公司享有著作权时，缺少关键证据《XXXXX 著作权登记证书》，将增加胜诉的难度和不确定性。

防范措施：公司研发人员、技术人员完成的职务作品，经公司审核验收后，应指派专人在一定期限内及时准备该项职务作品登记的相关材料，及时向著作权行政管理部门完成著作权登记，领取并保存《XXXXX 著作权登记证书》。对于重要的职务作品，还可以补充公司实际研发人员、技术人员认可该作品系职务作品的声明确认函。

第二节 合作作品的法律风险防范

2.1 公司与外部科研院所、高校开展“产学研相结合”等项目未签订合同或者倒签合同的风险与防范

风险点：公司与外部科研院所、高校等合作研发技术或者产品时，未签订详细的合作开发协议或者完成相关科研项目时补签协议，如未对合作成果知识产权归属、对外使用及转让等达成一致意见，将导致公司难以/无法完整使用合作开发成果，不利于研发成果及时转化为产品。

防范措施：合作作品是指两个或两个以上的作者合作创作完成的作品。通常情况下，认定构成合作作品，需要同时满足两个要件：第一，合作作者之间具有共同创作某一作品的意图，即共同创作的合意；第二，合作作者各方为作品的创作完成都付出了直接的、实质性的贡献。合作作品可以分割使用的，作者对各自创作的部分可以单独享有著作权，但行使著作权时不得侵犯合作作品整体的著作权；合作作品不可以分割使用的，其著作权由各合作作者共同享有，通过协商一致行使；不能协商一致，又无正当理由的，任何一方不得阻止他方行使除转让以外的其他权利，但是所得收益应当合理分配给所有合作作者。

公司与外部科研院所、高校等合作研发技术或者产品时，应先签订具体的合作开发协议，明确约定各自的分工和职责、合作成果著作权归属、相关研发费用和技术支持、成果转化及合作成果转让等主要事项，避免发生在合作研发期间或完成合作成果再签订协议导致合作作品著作权归属及使用等产生一系列争议，将会增加公司将合作成果转化成产品的各种法律风险。

第三节 委托作品的法律风险防范

3.1 委托开发合同未明确约定委托作品著作权归属的风险与防范

风险点：公司在开展委托第三方开发办公软件、委托第三方制作产品广告宣传册等业务时，如签订协议未明确约定委托开发办公软件、产品广告宣传册等著作权归属由公司享有，公司将无法取得该等委托作品的著作权，直接影响委托作品使用范围。

防范措施：《著作权法》第 17 条规定，受委托创作的作品，著作权的归属由委托人和受托人通过合同约定。合同未作明确约定或者没有订立合同的，著作权属于受托人。最高人民法院《关于审理著作权民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第 12 条规定，按照著作权法第十七条规定委托作品著作权属于受托人的情形，委托人在约定的使用范围内享有使用作品的权利；双方没有约定使用作品范围的，委托人可以在委托创作的特定目的范围内免费使用该作品。

公司在签订委托开发办公软件、制作产品广告宣传册等协议时，应在协议中增加知识产权条款，明确约定委托开发办公软件作品、制作产品广告宣传册等的著作权归属于公司，受托人不享有该等著作权。依据上述法律和司法解释规定，委托作品著作权归属由合同明确约定权属，合同明确约定委托作品著作权属于公司将受到法律保护，对该等委托作品的适用范围将不受任何权利限制。

第四节 使用与侵权法律风险防范

4.1 使用未经合法授权或盗版计算机软件的风险与防范

风险点：企业的经营场所中,如果存在部分员工未经合法授权或超出许可范围使用计算机软件的情形,根据法律法规及司法判例,企业法人对它的工作人员的经营活动,应当承担民事责任。经营场所的电脑中安装的计算机软件,目的是为了实现并运用软件的功能,即属于商业性使用。因此,公司需对经营场所内部分员工安装并使用不能提供有效证据证明具有合法的来源或授权的计算机软件的行为应当承担侵权的法律后果。

防范措施：1、要求公司员工排查经营场所内是否安装了涉嫌侵权的计算机软件,主动卸载并积极购买正版软件;2、如确需必要且不愿购买正版软件的,建议卸载旧版本,并重新在官方网站或正规应用市场下载试用装,并保留试用的凭证,以证明使用的为试用装,并保留合法来源的证据；3、对公司员工进行普法教育，使员工对使用盗版软件可能带来的法律风险有比较清楚的认识，只有普遍提高公司员工的版权意识，公司才能有效地杜绝使用盗版软件。

4.2 在宣传与广告中使用图片侵权的风险与防范

风险点：企业作为广告主往往并非图片作品的原始作者，其需要通过授权许可或委托创作的方式才能获得作品的著作权。企业如果在广告中未经授权使用图片，将构成对于图片的著作权侵权。

防范措施：要降低宣传与广告中的知识产权风险，加强对图片来源进行合法性审查，注意保留相关合同和付费证明，尝试建立享有完全著作权的图片库。在与广告经营者的合作过程中，特别注意审查广告成品使用图片的著作权情况，并通过合同约定等方式，要求广告经营者就不侵犯他人知识产权作出承诺，并承担由此导致的一切损失，从而化解潜在风险。

第二章 商标权保护的法律风险防范

第一节 注册商标的法律风险防范

1.1 申请注册商标的风险与防范

风险点：公司在申请注册商标时，不能违反《商标法》的相关禁止性规定，否则将导致拟申请的商标无法通过商标局主管部门核准，无法取得注册商标专用权。

防范措施：熟悉《商标法》相关禁止性规定，严格按照《商标法》规定选择注册商标。《商标法》第 10 条规定，下列标志不得作为商标使用：（1）同中华人民共和国的国家名称、国旗、国徽、国歌、军旗、军徽、军歌、勋章等相同或者近似的，以及同中央国家机关的名称、标志、所在地特定地点的名称或者标志性建筑物的名称、图形相同的；（2）同外国的国家名称、国旗、国徽、军旗等相同或者近似的，但经该国政府同意的除外；（3）同政府间国际组织的名称、旗帜、徽记等相同或者近似的，但经该组织同意或者不易误导公众的除外；（4）与表明实施控制、予以保证的官方标志、检验印记相同或者近似的，但经授权的除外；（5）同“红十字”、“红新月”的名称、标志相同或者近似的；（6）带有民族歧视性的；（7）带有欺骗性，容易使公众对商品的质量等特点或者产地产生误认的；（8）有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响的。《商标法》第 11条规定，下列标志不得作为商标注册: （1）仅有本商品的通用名称、图形、型号的；（2）仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的；（3）其他缺乏显著特征的。前款所列标志经过使用取得显著特征，并便于识别的，可以作为商标注册。

1.2 商标保护的风险与防范

风险点：第三方以不正当手段抢先注册公司已经使用并有一定影响的商标，将导致公司丧失商标使用的风险。

防范措施：公司设置专人专岗，定期浏览商标局主管部门官网，查看初步审定商标的公告，如发现第三方存在抢先注册商标、申请相同或者相似商标及有争议商标等情形的，应自公告之日起三个月，向商标局主管部门提交书面异议。对于已经完成注册的商标，应自商标注册之日起五年内，书面请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。

第二节 商标侵权的法律风险防范

2.1 第三方未经授权在相同或者相似产品上使用与公司注册商标相同或近似商标的风险与防范

风险点：未经公司授权，在相同或者相似产品上使用与公司注册商标相同或近似的商标，如发生产品质量问题，增加公司涉诉的风险，更是对品牌价值造成不利影响。

防范措施：加强产品品牌管理和宣传，通过多种途径和方式，收集未经公司授权擅自在网上或者特定展会上宣传、推销的侵权第三方和侵权产品信息，并保存好证据资料，及时向公司法律部及其他职能部门反馈，通过法律打击侵权者，切实保护公司商标不受侵犯。

第三节 驰名商标的法律风险防范

3.1 驰名商标的使用与风险防范

风险点：为相关公众所熟知的商标，持有人认为其权利受到侵害时，可以请求驰名商标保护。因此，对于公司而言，若未合理利用驰名商标特殊规定保护公司利益，或侵犯他人驰名商标时，均可能遭受相应损失。

防范措施：首先，就相同或相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或翻译他人未在中国注册的驰名商标，容易导致混淆的，不予注册并禁止使用。因此，对于公司享有的尚未注册的驰名商标，若他人在相同或相似商品中注册及使用，公司应积极提出异议并阻止其违法行为；同时，对于公司拟使用或申请注册的新商标，应注意排查是否与本行业其他驰名商标相类似。

其次，就不相同或不相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或翻译他人已在中国注册的驰名商标，误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的，不予注册并禁止使用。因此，对于公司已经注册的商标而言，可以申请驰名商标的跨类保护，即便他人在不相同或不相类似的商品中使用或注册的，公司均可以积极提出异议，以维护自身合法权益；同时，在申请和使用新商标时，应避免与任何已经注册的驰名商标相类似。

另外，需要注意的是，即便公司商标能构成驰名商标，但公司不得将“驰名商标”字样用于商品、商品包装或者容器上，或者用于广告宣传、展览以及其他商业活动中。

第四节 商标使用的法律风险防范

4.1 商标字体侵权的风险与防范

风险点：多数特殊设计的字体可能不像宋体、楷体、黑体等字体一样可以自由使用，未经授权在商标中使用特殊设计的字体可能给商标权利人带来法律风险和经济损失。

防范措施：1.对于商标字体风格无特殊要求的，建议直接使用公有领域的字体，比如宋体、楷体、黑体等。2.对于商标字体风格有特殊要求的，在下载和使用时，需要仔细阅读和理解字体权利人是否对字体的使用方式等有明确的限制、使用方式是否符合免费使用的条件等。如确定使用的该款字体无法通过免费渠道获得，建议与相关字体权利人联络，订立字体使用合同协商付费使用，避免可能发生的法律风险。3.可以将商标设计委托专业的机构处理，同时要求其对由此产生的一切知识产权问题负责。

4.2 不规范使用商标导致被撤销的风险与防范

风险点：首先，将注册商标随意进行拆分、组合、变形等使用、自行改变注册人的名义、地址或其他注册事项等均属于不规范使用情形。如有上述情形，商标局可依据我国现行商标法第四十九条第一款撤销该注册商标。其次，注册商标成为其核定使用的商品的通用名称或者没有正当理由连续三年不使用的，任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标。因此，商标注册之后，若未按照《商标法》有关规定正确使用商标，则可能导致注册商标被撤销。

防范措施：企业应当规范使用商标，在使用过程中应当注意避免对商标进行拆分、组合、改变注册人等。如果需要对商标的注册人的名义、地址或者其他注册事项进行变更的，应当依法提出变更申请。若已经收到工商部门的责令通知，应积极配合，在规定期限内纠正不规范的行为。

第三章 专利权保护的法律风险防范

3.1 研发活动期间的专利侵权风险

风险点：对立项研发的技术可能涉及到的知识产权未充分检索，导致重复研发或侵犯他人已有专利权。

风险防范：在研发活动立项论证时，就要对现有技术进行详细检索、充分论证，防止拟开发技术方案已存在或已被他人申请为专利，从而导致研发费用浪费，研发成果无法投入使用，侵犯他人知识产权。

3.2 职务发明创造的专利申请及归属风险

风险点：职务发明创造的单位和个人之间，就专利申请权、归属、署名等产生争议

防范措施：职务发明创造的专利申请权和取得的专利权归发明人或设计人所在的单位。发明人或设计人享有署名权和获得奖金、报酬的权利，即发明人和设计人有权在专利申请文件及有关专利文献中写明自己是发明人或设计人；被授予专利权的单位应当按规定向对职务发明创造的发明人或者设计人发给奖金；在发明创造专利实施后，单位应根据其推广应用的范围和取得的经济效益，对发明人或者设计人给予合理的报酬。发明人或设计人也可以通过书面声明放弃署名。

3.3 产学研合作中专利权申请及权属的风险

风险点：在产业链上下游企业、产学研联合开发的过程中，技术成果归属不清，导致企业与合作单位之间出现知识产权权属纠纷、共有专利权或收益分配纠纷。

防范措施：委托技术开发合同中，法律规定知识产权归属首先看合同约定，合同没有明确约定就推定归属受托人。因此，需要完善技术合同中知识产权保护条款，明确合作中各方对研发成果的专利申请权、所有权、使用权、共有权和收益权。

3.4 专利权申请的时间风险

风险点：未及时就发明创造申请专利的，丧失授予专利权风险

防范措施：依据《专利法》规定，两个以上的申请人就同样的发明创造申请专利的，专利权授予最先申请者。因此，在产品开发初期就应着手专利申请工作，如果在产品投入市场后再去申请专利，就会存在被他人在先申请的风险，或因丧失新颖性而导致申请被国家知识产权局审查后驳回;即使通过审查被授予了专利权，其他任何单位和个人随时都可以申请该专利无效，导致该专利得不到有效保护。

3.5 生产采购中供应商提供的产品、技术可能造成对第三方知识产权的侵权

风险点：企业采购设备、仪器、材料、部件等生产资料因侵犯或涉嫌侵犯他人专利权而导致的侵权风险，权利人可以向供应链上任意厂商主张权利，企业因采购、使用涉嫌侵权的生产资料的主体也可能成为被告。

防范措施：对重要物资、装备、技术采购的供应商选择过程中应评估其知识产权状况，采购合同中明确约定供应商的知识产权保证和赔偿责任，要求供货商在合同中确保所提供的产品不侵犯他人专利权，一旦侵权，供应商承担相应的侵权责任。

3.6 销售阶段的知识产权风险

风险点：新产品在投入市场时，因技术方案侵犯他人专利权而无法面市的风险。

防范措施：新产品销售前，加强专利预警、商标、营销方案、广告语等相关知识产权查询，规避侵权风险，同时还应当加强对竞争对手的定期监控，防止他人侵犯本企业的知识产权。企业在实施某项产品生产、投放市场前，应检索有关专利文献，了解自己的产品是否侵犯了他人的专利。对于重大项目，必要时还可以提起确认不侵权之诉，通过司法程序确认不存在侵犯专利权的情况。

3.7 参加海外展会的专利侵权风险

风险点：企业参加海外展会时，专利流氓、竞争对手或其代理人还可能趁机搜集专利侵权证据，甚至以各种借口套取技术实现、产品价格和市场销售等细节。

防范措施：参展之前实施企业自查以确定参展的产品是否含有可能侵犯竞争对手知识产权的要素，并确认竞争对手是否也会参加该展会，竞争对手在该国是否有实际开展经营、设有公司或有贸易合作伙伴。并且需要注意不要携带侵权产品，若展出商品涉及知识产权，可携带相关证书或证明材料。对相应国家的该技术领域内相关专利申请情况也要了解。可登录国家知识产权局官网专利数据库，或通过专门的专利检索软件进行。海外专利可登录各国知识产权主管部门官网查询。

3.8 专利权的实施风险

风险点：权利人获得专利权后，最大的法律风险就是专利侵权。一方面，专利权人有遭到他人侵权的可能；另一方面，也有企业侵犯其他人的专利权利的可能。

防范措施：企业获得专利权之后，应在该专业领域内进行侵权产品或者侵权行为的跟踪，及时发现被侵权的事实，保留相关证据以便及时制止侵权、索赔。

3.9 专利权的保护时效及终止风险

风险点：专利权类型不同，受保护的年限不同，且专利权授予后应及时缴费，否则将导致专利权终止。

防范措施：专利授权后，发明专利的权利保护年限为 20 年，而实用新型专利和外观设计专利为 10 年。企业在专利权被授予的当年就要开始缴纳年费，以后的年费应当在前一年度期届满前按照国家知识产权局的规定缴纳，即在前一年度期满前一个月内预缴，或者按照国家知识产权局的通知，自应当缴纳年费期满之日起 6 个月内补缴，否则专利权将会因此终止。

3.10 未在临时保护期主张合理费用的风险

风险点：发明专利申请公开日至授权日之间还存在时间差，在该段临时保护期内，可能存在未及时主张权利的情形。

防范措施：《专利法》第十三条规定：“发明专利申请公布后，申请人可以要求实施其发明的单位或者个人支付适当的费用。”因此，在临时保护期内，虽然尚未实际授予和取得专利权，但发明专利申请人仍可主张相应的合理费用。

3.11 第三人侵犯己方专利权，未及时发现并应对的风险

风险点：未适时了解竞争对手的专利申请情况，未及时发现和应对可能或已经出现的第三方侵害己方专利权的相关事项。

防范措施：应当定期关注专利申请相关公告，尤其需要关注具有相关性、竞争性的第三方动态，若存在可能侵犯己方专利的事项，应及时保存证据，必要时进行公证。同时，应积极提出各项异议，并向侵权人主张权利；对于案情紧急，必须尽快制止的事项，可以向法院提出申请，先行责令其停止侵犯专利权的行为，并通过司法程序维护己方权益。

3.12 未及时就“间接侵权”主张权利的风险

风险点：仅关注直接侵害专利权的行为，而未及时就间接侵害专利权的主体提出索赔的风险。

防范措施：《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》（法释〔2016〕1 号）第二十一条对于间接侵权作出了规定，故擅自提供专门用于实施专利的材料、设备、零部件、中间物等材料的帮助主体，以及擅自诱导他人实施侵犯专利权行为的教唆主体，均可构成间接侵权，权利人可据此向其提出相应的权利主张。

第四章 不正当竞争的法律风险防范

4.1招投标过程中的不正当竞争行为识别风险

风险点：在生产物资、工程服务等采购过程中，因供应商的串通投标造成的风险

防范措施：对供应商资质进行严格审查，并要求其签订“廉洁自律保证书”等，一旦发现不正当竞争行为，立即剔除其供应商资格并追究其法律责任。

4.2产品上市宣传中的不正当竞争风险

风险点：对商品的性能、功能、质量、销售状况、用户评价、曾获荣誉等作虚假或者引人误解的商业宣传，欺骗、误导消费者。

防范措施：经营过程中，在企业产品及说明书、广告宣传册、企业网站上不使用他人享有著作权的产品图片、文字说明等内容，保持客观、理性的描述与宣传，防止因夸大宣传或不实宣传，造成客户误解从而承担相应的法律责任。

4.3商业秘密的法律风险

风险点：企业的技术秘密或经营秘密，在经营过程中被泄露，造成经济损失的风险。

防范措施：企业与他人谈判合作事宜时，如果涉及到有关商业秘密，无论将来是否合作，都应该要求谈判各方对于涉密信息进行保密；接待外来人员采访、参观、考察、实习时，应当注意知识产权保护，禁止录音录像；在自主研发过程中，尤其要注意与核心研发人员签订严密的商业秘密保护协议和竞业限制协议。

4.4商业贿赂的法律风险

风险点：正当的佣金支付、商品折扣因处理不当，被认定为商业贿赂行为。

防范措施：为达成交易目的而给予交易对象或代理人的佣金、折扣，需按照财务制度进行如实入账，否则，会被认定为行贿、受贿行为。如员工个人实施上述利益输送等不当行为的，除非有特别证明，否则认定为单位存在商业贿赂行为，因此应加强员工行为规范及管理。